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商标驳回复审胜诉案例之

显著识别部分判定

 

嘉权专利商标事务所 | 郑祥波

 

一、案情分析

案情回顾

      申请人深圳冇心良品科技有限公司于2017年04月06日委托嘉权专利商标事务所向国家商标局申请在第8类的“磨具(手工具),手工操作的手工具,园艺工具(手动的),动物剥皮用器具和工具,剃须刀,(携带工具用)工具带,美工刀,剪刀,除火器外的随身武器,餐具(刀、叉和匙)”商品项上注册第23432654号“冇心MAOXIN及图”商标,国家商标局于2017年12月20日对申请人的“冇心MAOXIN及图”商标注册做出驳回决定。

驳回理由概括:因图形商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。

 

注:申请商标引证商标图形信息可登陆国家知识产权局商标局官网(http://sbj.saic.gov.cn/),使用申请号或注册号查询。

       冇心良品在法定的期限内委托嘉权(深圳)对申请商标向商标评审委员会提出驳回复审申请,于2018年7月25日做出复审决定,认定申请商标“冇心MAOXIN及图”与引证商标文字构成、呼叫、整体视觉效果上差异显著,未构成近似商标。商标评审委员会最终依据《商标法》第二十八条的规定决定:申请商标“冇心MAOXIN及图”予以初步审定,由商评委移交商标局办理相关事宜。

 

 

二、案情浅析

(1)案件审理焦点

 在组合商标与单纯的图形商标近似部分对比的同时,对商标近似部分的是否为显著识别部分的审查。

     《商标审查及审理标准》第三部分之商标近似的审查之组合商标的审查之4规定:商标图形部分近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标。

      但商标因图形为本商品常用图案,或者主要起装饰、背景作用而在商标中显著性较弱,商标整体含义、呼叫或者外观区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,不判为近似商标。

      《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

       第十条 人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行: 

      (一)以相关公众的一般注意力为准; 

 


 

(2)嘉权论点

(1)商标局审查的驳回决定具有通例性。

      一般商标局阶段的实质审查,都会将组合商标的中、英(其他语言)、图部分分别审查,一部分近似,整体驳回的原则,其考量整体外观与显著识别部分的因素并不多,因此可看出,对于此案的驳回,商标局的审查意见显然为“例行公事”。


(2)复审中我所对于申请理由的准确锁定。

       在申请商标与商标局引证商标之间,构成要素丰富性的差异显而易见,而带来的整体视觉差别也是十分明显,但此案更应抓住商标的区分要义与审查标准中的准确条文。阐述近似部分的不近似显然是行不通的,对于组合商标中图形部分近似,可以把握到的,在图形部分高度近似的情况下(例如下图)

应以图形部分为修饰部分(点缀功能,非识别功能)、非显著识别部分(通常占整体面积较小)之理由进行阐述,弱化近似部分在商标整体的存在感,突出文字的最大识别功能,实现商标可以通过整体进行区分的结果。

 

(3)我所类似成功案例佐证其审查规律。


 

三、笔者看法

通过上述案例及阐述要点,我们不仅可以得知此类案件的复审通过率,更重要的是在商标初期设计时,图形设计规避近似风险的一条有效路径。虽然在初期商标局审查阶段会有较大的驳回风险,但在复审阶段被商评委认可的成功率上,还是很可观的。

在商标审查标准中,大部分被认定的具有修饰性的图案,基本为以下类型的修饰边框:

不同于本文中具有独立位置的以下图形:

一种为明显的美观作用设计形式,一种为“适可为止”的点缀意图方式。如何判定一个图形是否在组合商标中具有显著识别作用,从商标整体的设计意图上,可以找到答案,最直观的判别式就是图形占据整体的面积,10%以下均属于非显著识别部分,占比较小说明整体的商标设计并未有突出图形的主观意图。另一种判别的方式就是在除去图形部分时,与整体对比,区分作用受到影响的大小,影响较小则整体不构成近似,反之则构成混淆。由此可见,两枚商标中同时出现近似程度较高的图形设计,并不一定会产生误认,通过整改缩小的方式,依然可以获得确权的可能。

 

郑祥波先生是法学学士,商标代理人。于2017年加入嘉权专利商标事务所;自2104年从事国内商标知识产权代理工作,包括商标注册、检索分析,商标驳回复审,商标异议,商标无效宣告,商标撤三,商标答辩案件。为企业提供优质的商标保护及规划方案,解决企业商标体系存在的问题,驰名商标认定。


技术领域

国内商标注册、检索分析,企业商标规划及保护方案,商标驳回复审,商标异议,商标无效宣告,商标撤三,商标答辩案件。


部分服务及胜诉案例

富士康集团业成光电(深圳)有限公司的“bpi MegaSite”及图形商标驳回复审案;

广州新致晟环保的“XINZHISHNEG”及图形商标驳回复审案;

金方正科技的“金方正Golden Square Technology”及图形商标驳回复审案;

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